Infrastructure intellectuelle : IP 101 pour les professionnels de la construction et de la conception | Dorsey & Whitney LLP

Des plans de conception initiaux, au choix et à la fabrication des matériaux, jusqu’au projet fini, de nombreuses composantes d’un projet de construction ou d’infrastructure peuvent donner lieu à des problèmes de propriété intellectuelle (« PI ») pour les professionnels de la construction et de la conception. Croyez-le ou non, la propriété intellectuelle joue un rôle clé dans tout projet de construction et c’est donc quelque chose dont toute personne impliquée dans l’industrie de la construction devrait être consciente. Cet article fournit un aperçu de haut niveau des catégories de propriété intellectuelle plus larges qui pourraient avoir un impact sur votre projet de construction ou votre entreprise.

Marques de commerce

En bref, une marque est un identifiant de source. Une marque de commerce est constituée de mots, de symboles, de logos ou d’autres désignations utilisées pour identifier la source particulière de biens ou de services. Les droits de marque peuvent être acquis simplement en utilisant la marque dans le commerce, mais l’enregistrement de la marque auprès de l’Office américain des brevets et des marques (« PTO ») confère des avantages juridiques supplémentaires et peut faciliter le processus d’application.

Dans l’industrie de la construction, les problèmes de marques de commerce se posent principalement en ce qui concerne les noms commerciaux des entrepreneurs ou des sous-traitants, les noms de projets ou les noms de coentreprises, ce qui entraîne un risque de confusion. Étant donné que les entreprises de construction incluent souvent le nom de famille du propriétaire d’origine, il est important de savoir qu’une marque, qui est « principalement simplement un nom de famille », est considérée comme une marque généralement faible et une preuve supplémentaire peut être nécessaire pour l’enregistrer et/ou la faire respecter. . Des droits de marque peuvent également survenir dans les noms de bâtiments (par exemple, Empire State Building®) appliqués à des services immobiliers ou à d’autres services ou biens, entraînant des litiges. Le test décisif et la clé pour éviter ou traiter la contrefaçon est de savoir s’il existe une probabilité de confusion de votre marque avec celle d’une autre.

Droits d’auteur

Un droit d’auteur protège les œuvres de l’auteur original fixées sur un support tangible. Cela comprend les dessins de projet, les plans, les documents écrits, les conceptions techniques, les photographies et même le bâtiment fini ou la conception du projet lui-même. Les droits d’auteur confèrent au propriétaire le droit exclusif d’utiliser, de reproduire et de tirer d’autres avantages commerciaux de l’œuvre protégée pendant une période de temps déterminée. Les droits d’auteur naissent lors de la création d’une œuvre ; mais, lorsqu’il est enregistré auprès du Bureau du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur a le droit d’intenter une action en contrefaçon et peut percevoir des dommages-intérêts légaux et des honoraires d’avocat si l’enregistrement est poursuivi tôt.

Des problèmes de droit d’auteur peuvent survenir concernant la propriété et le droit d’exploiter une œuvre particulière. Prenez par exemple les plans de projet et les plans de construction. Le droit d’auteur sur ces plans de construction appartient généralement à l’auteur des plans, qui est souvent l’architecte. Le maître d’ouvrage ne sera pas considéré comme l’auteur ou le propriétaire des plans et pourra se heurter à un problème de contrefaçon, sauf si (1) les plans relèvent de certaines catégories d’œuvres et font l’objet d’un accord écrit attribuant la propriété de l’auteur original au projet propriétaire, ou (2) les plans ont été préparés dans le cadre de l’emploi de l’auteur, en tant qu’employé du propriétaire du projet. La principale chose à retenir pour les professionnels de la construction et de la conception en ce qui concerne les questions de droit d’auteur est de savoir qui crée le matériel protégé par le droit d’auteur et qui sera le propriétaire ultime de ce matériel, puis de s’assurer d’obtenir les accords écrits appropriés documentant la nature et les détails de la relation des parties.

Secrets commerciaux

Les secrets commerciaux protègent les aspects confidentiels d’une entreprise, tels que les méthodes ou les informations commerciales. Les secrets commerciaux peuvent couvrir pratiquement tous les types d’informations qui ont une valeur économique pour le propriétaire, qui ne sont généralement pas connues du public et qui font l’objet d’efforts raisonnables de la part du propriétaire pour maintenir son secret. Les éléments communs protégés en tant que secrets commerciaux sont les listes de clients, la stratégie marketing, la stratégie et les politiques de tarification, certains contrats et les informations sensibles sur le plan de la concurrence. Les secrets commerciaux ne sont soumis à aucune sorte de processus d’enregistrement. Au lieu de cela, le propriétaire du secret commercial doit utiliser des accords de non-divulgation ou d’autres mesures de confidentialité pour s’assurer que ces aspects de son entreprise restent secrets.

Jusqu’en 2016, la jurisprudence relative aux secrets commerciaux et les allégations d’appropriation illicite étaient régies uniquement par le droit des États et la common law. Cependant, l’adoption du Defend Trade Secret Act (« DTSA »), 18 USC 1836, et. suite. a créé une cause d’action fédérale pour les propriétaires de secrets commerciaux, a élargi la définition d’un secret commercial et offre des recours étendus, tels que des dommages-intérêts triples, des honoraires d’avocat et une saisie civile.

La clé à retenir ici : si, en tant que professionnel de la construction et de la conception, vous pensez détenir des informations sensibles de valeur que vous souhaitez protéger en tant que secret commercial, assurez-vous d’avoir au moins des accords de confidentialité et/ou des accords de non-divulgation appropriés avec chaque employé. ou une entité qui peut avoir accès à ces informations secrètes et limiter l’univers des personnes qui ont accès à ces informations. Une fois que ces informations sont connues du public, la protection des secrets commerciaux cesse et la valeur des informations précédemment protégées diminue.

Brevets

Les brevets confèrent au propriétaire un monopole temporaire aux États-Unis (ou dans d’autres pays où l’enregistrement du brevet est accordé) pour fabriquer, utiliser ou vendre une machine brevetée, un article de fabrication, un procédé, une méthode ou une autre invention brevetable. Contrairement aux droits d’auteur et aux marques de commerce, le PTO doit accorder des brevets avant que des droits puissent naître.

Il existe deux types de brevets : (1) un brevet d’utilité, qui protège une machine ou un procédé nouveau, utile et non évident et (2) un brevet de conception, qui protège toute conception nouvelle ou originale d’un objet. En tant que professionnel de la construction ou de la conception, un brevet d’utilité protégerait un processus de construction, un équipement, un matériau ou une méthode commerciale nouvellement inventé qui vous donne un avantage concurrentiel. Cependant, la clé à retenir ici est que lorsque votre équipe propose de nouvelles idées ou découvertes, faites vos recherches pour vous assurer que ce que vous avez proposé est différent de ce qui a déjà été utilisé ou découvert. Si vous ne faites pas attention, un litige en contrefaçon de brevet peut être très coûteux, tant du point de vue des honoraires d’avocat que du point de vue des dommages potentiels.

Gérer les risques de propriété intellectuelle sur un projet

Alors maintenant, vous pensez probablement, « comment puis-je protéger mon projet ou le travail que j’ai effectué et atténuer ces risques d’infraction? »

Une réponse est une documentation appropriée. Cela signifie conserver des enregistrements détaillés et organisés de chaque étape du processus de construction et de conception, la majeure partie de ce travail étant effectuée avant même que vous ne commenciez le projet. Toutes les entités et tous les travailleurs liés au projet doivent être soumis à des contrats appropriés qui doivent contenir des dispositions relatives à la propriété intellectuelle (par exemple, qui en est propriétaire, comment elle peut être utilisée et transférée, et règlement des différends) et à la confidentialité ou à la non-divulgation (en particulier pour les secrets commerciaux) des provisions. Si des accords ou des licences distincts sont nécessaires, ces documents doivent détailler les catégories de propriété intellectuelle qui sont protégées, ce qui peut être utilisé et qui peut les utiliser sans crainte de contrefaçon. L’enregistrement de cette propriété intellectuelle devrait également être poursuivi tôt.

En outre, toutes les recherches menées, les processus développés, les dates des actions clés et les enregistrements ou documentations des réunions doivent détailler qui, quand, pourquoi, où et ce qui a été discuté ou développé (en particulier pour les brevets). Par exemple, si une équipe d’ingénieurs découvre ou développe un processus de construction unique et utile, conservez des enregistrements détaillés sur les étapes de ce processus, les dates clés, les documents clés ou tout autre produit de travail commémoré, ainsi que les rôles et les contributions des personnes de cette équipe de développement. . Si vous avez des réunions avec d’autres personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation, conservez des dossiers organisés concernant les personnes présentes, ce qui a été discuté, les dates et heures de ces réunions.

La valeur commerciale de votre projet de construction ne réside pas seulement dans l’achèvement du projet, mais également dans le contrôle de la propriété et/ou de l’utilisation de la propriété intellectuelle et dans la prévention des contrefaçons. Il est important que les professionnels de la construction et de la conception prennent le temps d’examiner ces risques et de mettre en place la bonne documentation dès maintenant pour éviter des litiges de propriété intellectuelle coûteux et évitables à l’avenir.