Deux Henley de trop alors qu’une entreprise de construction perd son nom au profit d’un concurrent dans un litige sur les marques

Une réclamation réussie pour contrefaçon de marque a de nouveau mis en évidence les risques de ne pas faire preuve de diligence raisonnable avant de commencer à commercer sous un nom commercial (Henley Arch Pty Ltd v Henley Constructions Pty Ltd [2021] CAF 1369).

Le promoteur immobilier basé à Sydney Henley Constructions Pty Ltd (CH), qui a commencé à commercer sous le nom de « Henley Constructions » en 2006, a été reconnu coupable d’avoir enfreint plusieurs marques déposées appartenant au constructeur de maisons basé à Melbourne Henley Arch Pty Ltd (Arche Henley) et avoir adopté une conduite trompeuse ou trompeuse, ou une conduite susceptible d’induire en erreur ou de tromper, en violation de la loi australienne sur la consommation.

Une histoire de deux Henley

Henley Arch a été fondée à Victoria en 1989. Depuis lors, elle est devenue l’un des plus grands constructeurs de maisons en Australie. En 2003, elle a commencé à commercialiser ses services en ligne. En 2006, elle a déposé une demande d’enregistrement de marques comportant le mot HENLEY pour les services de bâtiment et de construction relevant de la classe 37 et les services d’architecture, d’ingénierie, de conception, de dessin et de décoration d’intérieur relevant de la classe 42. Les marques de Henley Arch ont ensuite été délivrées.

HC a été fondée en Nouvelle-Galles du Sud en 2006. En mettant l’accent sur la construction d’appartements résidentiels à plusieurs logements dans la banlieue de Sydney, l’activité de HC est passée inaperçue auprès de Henley Arch pendant environ 10 ans jusqu’à ce qu’un fournisseur l’ait portée à l’attention de Henley Arch en 2017. Henley Arch a immédiatement envoyé une lettre de cessation et d’abstention à HC, l’informant de ses droits et exigeant que HC change de nom.

Au lieu d’accepter de changer son nom, HC a considérablement augmenté ses dépenses de marketing et a redessiné son logo pour mettre l’accent sur le mot « Henley ». En réponse, Henley Arch a engagé une procédure.

L’utilisation de bonne foi nécessite des enquêtes raisonnables

Dans sa défense contre les allégations de contrefaçon de marque déposée par Henley Arch, HC a fait valoir que son utilisation de « Henley Constructions » était une utilisation de bonne foi de son propre nom de société, et/ou que la période prolongée au cours de laquelle elle a exercé ses activités sous le nom « » Henley Constructions » lui donnerait droit à sa propre marque.

La Cour a reconnu que le fondateur et administrateur unique et actionnaire de HC, Peter Sarkis, s’était appuyé sur le fait que « Henley Constructions » était disponible dans les registres de l’ASIC. Cependant, la Cour a également constaté que M. Sarkis connaissait Henley Arch avant de choisir un nom, car les éléments de preuve montraient que sa femme avait identifié le site Web de Henley Arch grâce à des recherches en ligne et l’avait porté à son attention. Dans ces circonstances, le fait que M. Sarkis n’ait pas procédé à d’autres enquêtes raisonnables n’était pas à la hauteur de ce qui est exigé d’une personne agissant « honnêtement et de bonne foi ». Cela signifie que l’utilisation par HC du nom « Henley » a été jugée par la Cour comme étant entachée de « malhonnêteté ».

En ce qui concerne la période d’utilisation incontestée, la Cour a jugé que toute demande de marque par HC pour « Henley Constructions » ne serait pas acceptée. HC n’a pas nié que « Henley Constructions » était trompeusement similaire à « Henley » et n’a pas été en mesure d’établir que son utilisation simultanée était honnête ou que d’autres circonstances justifieraient l’acceptation d’une demande d’enregistrement. La Cour a statué que HC n’avait pas le droit d’enregistrer « Henley Constructions » parce que toute demande aurait été refusée ou contestée avec succès sur la base des marques existantes de Henley Arch.

Henley Arch réussit sur toutes les questions en litige

Henley Arch a également obtenu gain de cause dans ses réclamations en vertu de la loi australienne sur la consommation, la Cour estimant que les consommateurs sur le marché des services de bâtiment et de construction risquaient d’être induits en erreur en leur faisant croire que HC était associée à Henley Arch, via les fausses déclarations de HC faites par le biais de son utilisation du nom « Henley Constructions ».

La Cour a également rejeté une demande reconventionnelle déposée par HC, qui visait à supprimer les marques de commerce de Henley Arch et/ou à limiter leur enregistrement d’une manière ou d’une autre. Ce faisant, la Cour a jugé que :

  • alors que « Henley » est un nom de banlieue et un nom de famille partagé par certains constructeurs agréés, ce qui signifie qu’il n’est en aucun cas intrinsèquement adapté pour distinguer, l’utilisation intensive du nom par Henley Arch à chacune des dates de priorité signifiait qu’il était en fait venu à distinguer ses services de ceux d’autres commerçants ;
  • Les marques déposées de Henley Arch ne doivent pas être supprimées pour non-utilisation, ou géographiquement limitées pour exclure la Nouvelle-Galles du Sud, car bien que Henley Arch ait une présence limitée sur le marché dans cet État, le marché des services de construction en Australie était et est un marché national et, quoi qu’il en soit, à tout moment pertinent, Henley Arch a utilisé ses marques de commerce en Nouvelle-Galles du Sud ; et
  • Les marques de Henley Arch ne devraient pas être limitées à la construction de maisons uniquement, car les consommateurs sur le marché des services de construction et de construction n’apprécieraient pas une différence entre la construction de maisons et d’appartements collectifs, ce qui signifie qu’une telle limitation établirait « une distinction trop fine « .

N’oubliez pas votre diligence raisonnable lors de la création d’une marque

Le succès de Henley Arch sur toutes les questions en litige met en évidence la protection précieuse offerte par une marque déposée. Il illustre également les risques de ne pas faire preuve de diligence raisonnable sur un nom commercial potentiel.

En particulier, il est important de se rappeler que la disponibilité d’un nom commercial ou d’un nom d’entreprise n’indique pas en soi la liberté d’utiliser ce nom. De même, même si l’utilisation d’un nom par une entreprise est incontestée pendant de nombreuses années, un propriétaire de marque enregistrée peut toujours réussir à poursuivre cette entreprise pour contrefaçon de marque une fois que l’utilisation contrefaite est finalement portée à sa connaissance.

Les litiges juridiques sur le droit d’utiliser un nom peuvent être coûteux, tout comme la nécessité de changer de marque et de communiquer ce changement aux clients et aux fournisseurs.